涉及商业模式专利是否能授予专利权的探讨
发布日期:2017-4-14   浏览次数:309

本文作者刘雪花,华南理工大学法律硕士,现为北京市盈科(广州)律师事务所牟晋军律师团队实习律师、专利代理人。2011年至今,专业从事知识产权工作,涉及专利申请、复审、无效和诉讼等领域。

201741日起,新修改的《专利审查指南》开始施行。《专利审查指南》本次修改主要涉及:对商业模式创新中的技术方案给予积极鼓励和恰当保护、明确对涉及计算机程序发明允许的多种撰写方式、明确申请日之后补交的实验数据的审查规则、适度放开无效宣告程序中专利文件的修改方式、扩大公众可以查阅和复制专利文件的范围等。这些修改内容解决了近年来业界非常关心的问题,引起了广泛关注。这些修改内容中,最受关注的当属对商业模式的修改。本文主要对这一修改进行探讨。

(一)修改背景

近年来,计算机和互联网等技术迅猛发展,已深入影响人们生活的方方面面,给经济社会带来了深刻变革。此外,科技的发展还引发了创新模式的改变,使创新模式从传统的科技创新向商业模式创新转变。这些新商业模式市场运行效果好、用户体验佳,提升了资源配置和流动效率,节约了社会成本,增进了社会福利。我国创新主体对于涉及商业模式创新的保护存在比较强烈的需求。因此应当对涉及商业模式专利的保护从专利制度上进行更明确的规定,对商业模式创新中的技术方案给予积极鼓励和恰当保护,不能仅仅因为技术方案包含商业规则和方法就不授予专利权。

(二) 修改方案对照和说明

修改前《专利审查指南》第二部分第一章第4.2节规定,商业实施等方面的管理方法及制度作为一种智力活动的规则和方法,属于专利法第二十五条规定的不授予专利权的客体,不能被授予专利权。同时更详细的规定了判断涉及智力活动的规则和方法的专利申请要求保护的主题是否属于可授予专利权的客体的原则:

(1)如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法,则不应当被授予专利权。如果一项权利要求,除其主题名称以外,对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法,则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法,也不应当被授予专利权。在此部分内容中明确以商业实施等方面的管理方法及制度为例。

(2)除了上述(1)所描述的情形之外,如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容,又包含技术特征,则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利的可能性。

此次修改在第(2)点之后新增一段,内容如下:【例如】涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据我国专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

因此,根据《专利审查指南》的规定可知,涉及商业模式专利可分为两类,第一类是第(1)点描述的纯粹的商业模式专利,因不符合专利法第二十五条的规定不能被授予专利权;第二类是第(2)点描述的包含技术特征的商业模式专利,不应当依据专利法第二十五条的规定排除其获得专利的可能性。

通过对比修改前后的相关规定可知,此次《专利审查指南》关于商业模式专利新修改的内容,并未实质上改变涉及商业模式专利是否符合专利法第二十五条规定的审查。在修改前《专利审查指南》就明确规定了同时包含技术特征和智力活动的规则和方法内容的权利要求,就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利的可能性。商业实施等方面的管理方法及制度作为一种智力活动的规则和方法,当然应该符合该规定。所以,本次修改只不过是以举例的方式进一步明确:利用计算机和/或互联网技术实现的、涉及商业模式的发明专利申请,如果其权利要求含有技术特征,不应简单粗暴的将其认为属于我国专利法第二十五条所述的智力活动的规则和方法而予以排除。

《专利审查指南》关于设计商业模式专利修改对照表

修改前

修改后

4.2 智力活动的规则和方法

智力活动,是指人的思维运动,它源于人的思维,经过推理、分析和判断产生出抽象的结果,或者必须经过人的思维运动作为媒介,间接地作用于自然产生结果。

……

2)除了上述(1 所描述的情形之外,如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容,又包含技术特征,则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

4.2 智力活动的规则和方法

智力活动,是指人的思维运动,它源于人的思维,经过推理、分析和判断产生出抽象的结果,或者必须经过人的思维运动作为媒介,间接地作用于自然产生结果。

……

2)除了上述(1 所描述的情形之外,如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容,又包含技术特征,则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

【例如】

涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

(三)涉及商业模式专利在确权过程中可能遇到的其他问题

一项专利要获得授权,需要满足专利法规的相关规定和授权条件,如专利法第二条关于客体、第二十二条关于三性等的规定,涉及商业模式专利也不例外。本次《专利审查指南》的修改并不包含涉及商业模式专利的创造性审查内容,在此不再详细探讨。下面来简要分析一下涉及商业模式专利是否属于专利法第二条客体的问题。

专利法第二条第二款规定,发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。未采用技术手段解决技术问题,以获得符合自然规律的技术效果的方案,不属于专利法第二条第二款规定的客体。

因此,涉及商业模式的专利获得授权的前提是其为技术方案。纯粹的商业模式专利由于其没有采用技术手段或者利用自然规律,也未解决技术问题和产生技术效果,因而不构成技术方案,不符合专利法第二条第二款关于客体的规定。包含技术特征的商业模式专利将商业模式与技术特征结合,只要其采用技术手段解决技术问题,获得符合自然规律的技术效果的方案,就可以满足专利法第二条第二款的规定,就可以是专利保护的客体。

(四)总结

随着计算机、互联网技术的发展,互联网、计算机等技术与经济社会各个领域深度融合,技术领域与非技术领域、技术性与非技术性特征的界限变得不再泾渭分明,它们相互融合,在某些领域甚至变得水乳交融。因此,传统上认为涉及商业领域的专利申请已不宜从保护客体上直接排除其获得专利权的可能性,而应继续审查,判断其是否符合专利法规规定的授权条件。

目前,纯粹的商业模式专利还是不符合专利法第二条第二款和第二十五条的规定,不能被授予专利权;但包含技术特征的商业模式专利符合专利法第二十五条的规定,只要其在满足专利法第二条第二款、第二十二条等其他授权条件,就可以被授予专利权。

 

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